Marques

Définitions

Qu’est ce qu’une marque ?

Une marque est un signe utilisé pour distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.

Une marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers de faire usage sans son consentement d’un signe identique ou similaire à la marque enregistrée pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux qui sont protégés par la marque.

Qu’est ce qu’un produit ou un service ?

En droit, un produit désigne tout article pouvant faire l’objet d’un commerce. Un service désigne l’exécution d’activités répondant à une demande humaine.

Y a-t-il une différence entre une marque et un autre droit de propriété industrielle, comme un brevet, un dessin ou un modèle?

Les différents droits de propriété industrielle sont destinés à protéger les créations des personnes physiques et morales. Ceci étant, ils ne couvrent pas les mêmes aspects.

Une marque indique l’origine des produits et services d’une entreprise afin de les différencier de ceux de ses concurrents.

Un dessin ou modèle couvre l’aspect esthétique, autrement dit l’apparence d’un produit. Il ne peut protéger les formes qui réalisent une fonction.

Un brevet couvre la fonction, le fonctionnement ou la construction d’un produit ou procédé inventé. Pour être brevetable, une fonction doit être innovante, c’est à dire être nouvelle et révéler une activité inventive, avoir une application industrielle et être décrite de manière à ce qu’un professionnel puisse la reproduire.

Fonctions de la marque

La marque remplit trois fonctions essentielles:

-      indiquer l’origine des produits et services

-      permettre d’associer la qualité du produit ou du service à l’élément constituant la marque,

-      servir de vecteur de communication, support pour la promotion et la publicité.

De par ces fonctions, une marque peut devenir un des actifs les plus importants de l’entreprise.

Quelles formes la marque peut revêtir?

La marque est « un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale » (article L 711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle).

Sont notamment admis à titre de marque, des mots, des chiffres, un logo, un signe figuratif (dessins, étiquettes…), une nuance ou combinaison de couleurs ou d’autres éléments distinctifs susceptibles d’une représentation graphique comme par exemple, la forme du produit, un emballage, un son, voire une odeur.

Quelles sont les conditions pour qu’une marque soit admise ?

La marque doit être valide et disponible.

Qu’est ce qu’une marque valide ?

Une marque valide est une marque licite et distinctive.

Le signe fait l’objet d’un examen assez approfondi de la part des services de l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Compte tenu de l’investissement financier engagé, il importera donc de vérifier, avant le dépôt, que le signe envisagé est distinctif et licite.

Une marque est licite si le signe : n’est pas contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, n’est pas trompeur (ou déceptif) et n’est pas exclu par la loi.

L’appréciation de la contrariété à l’ordre public ou aux bonnes mœurs s’effectue au regard du signe et non du produit et de son utilisation.

Est trompeur (ou déceptif) un signe portant des indications propres à tromper le public sur la nature, les qualités ou l’origine du produit ou du service.

Enfin, certains signes ne peuvent être adoptés en raison de l’existence d’une interdiction spéciale édictée par loi (notamment les emblèmes, armoiries, drapeaux des Etats ou autres signes officiels protégés, les signes des marques d’alcool et de tabac…).

Une marque est distinctive si elle est arbitraire par rapport aux produits et aux services qu’elle désigne.

Le signe ne doit pas constituer la désignation ordinaire de l’objet ou du service visé, c’est-à-dire qu’il ne doit être ni nécessaire, ni générique, ni usuel.

Le signe ne doit pas désigner une caractéristique du produit ou du service telle que l’espèce, la qualité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de production, la nature ou les qualités de l’objet ou du service auquel il s’applique.

A titre d’exemples, ne peut être déposée la marque «thé » pour désigner du thé et a été refusée la marque « farine tamisée » pour de la farine.

Qu’est ce qu’une marque disponible ?

L’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) ne vérifie pas la disponibilité du signe, c’est-à-dire si le signe porte atteinte ou non à une marque déjà existante.

En effet, il appartient au déposant de vérifier qu’il ne dépose pas une marque identique ou similaire à une marque déjà existante.

Comment puis-je vérifier la disponibilité d’une marque ?

Par une recherche d’antériorités afin de vérifier que la marque envisagée n’entre pas en conflit avec une marque déjà existante.

L’INPI propose différents moyens de recherches (internet et des recherches phonétiques et de similitudes) mais ne procède pas à l’analyse des résultats communiqués.

L’analyse des antériorités est une question particulièrement délicate qui nécessite de faire appel à la compétence d’un spécialiste en propriété Intellectuelle.

Le spécialiste analyse les antériorités pertinentes au regard de sa connaissance de la jurisprudence, de la pratique des tribunaux et de son expérience.

Cette analyse vous permettra de prendre votre décision en connaissant les risques éventuels encourus vis-à-vis des antériorités existantes.

Quels sont les risques que j’encours ?

Faire l’objet d’une action en opposition à l’enregistrement de votre marque et une action en contrefaçon.

Une action en opposition :

Dans le cadre de la procédure d’enregistrement de votre marque, un tiers qui a déjà déposé une marque identique ou similaire pourra faire une demande d’opposition à son enregistrement.

Cette procédure se déroule devant l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) et pourra, si elle est reconnue justifiée, aboutir au rejet de votre marque.

Une action en contrefaçon :

Le titulaire de la marque antérieure peut également s’il n’est plus par exemple dans le délai d’opposition, saisir le tribunal en engageant contre vous une action en contrefaçon.

Vous vous exposez ainsi à de lourdes sanctions :

Au pénal : Des peines d’amende, d’emprisonnement ainsi que des peines complémentaires telles la destruction des marchandises contrefaisantes et la publication de la décision dans la presse.

Au civil : Devoir réparer le préjudice subi par le paiement de dommages et intérêts. Des sanctions complémentaires sont aussi possibles comme la publication de la décision. 

Protéger une marque par un dépôt

Pourquoi déposer ?

Les décisions des consommateurs sont influencées par les marques. Une marque forte crée une identité, instaure un climat de confiance, vous différencie de la concurrence et améliore la communication entre le vendeur et l’acheteur.

Une marque résulte souvent d’un investissement considérable en temps et en argent dans la publicité et la communication, c’est pourquoi il est conseillé de la protéger.

L’enregistrement constitue le moyen le plus efficace de protéger une marque et une manière de veiller à ce que personne d’autre ne l’utilise. Tant que vous n’enregistrez pas votre marque, d’autres sont en mesure de le faire et d’acquérir ainsi votre dénomination pour distinguer leurs produits et services.

En l’absence de dépôt, il vous sera en effet difficile de faire valoir vos droits, car il vous faudra apporter des preuves d’usage continu et certain au niveau national, ce qui sera d’autant plus difficile que votre signe est utilisé depuis longue date.

Pour quels produits et services et pour quels territoires ?

Compte tenu des investissements engagés, il est en effet conseillé, après avoir vérifié la validité et la disponibilité de la marque, de se poser ces questions.

Pour quels produits et/ou services ? (principe de spécialité)

La marque confère un monopole à son titulaire. Toutefois, il serait dangereux d’accorder un monopole trop important sur le signe choisi.

On ne pourra protéger une marque que pour certains produits et ou services précis.

Un même signe peut donc en principe (sauf le cas des marques notoires) être déposé comme marque pour des produits ou services différents (ex. la marque « MONT BLANC » pour des stylos et des crèmes dessert).

La protection ne jouant que pour ces seuls produits ou services, il sera important lors du dépôt de bien choisir les produits et services pour lesquels vous entendez protéger votre marque.

Les produits et ou services s’énumèrent en fonction de l’exploitation envisagée de votre marque.

Ces produits et services sont répertoriés dans la Classification Internationale de Nice qui comprend 34 classes de produits et 11 classes de services.

Où déposer ? (principe de territorialité)

Le dépôt d’une marque en France la rend indisponible seulement sur le territoire français et une marque déposée à l’étranger ne sera pas indisponible en France.

Le dépôt de la marque doit se faire dans le(s) pays où vous exercez vos activités principales.

Préalablement à l’extension de votre marque à des pays étrangers, il est préférable d’effectuer un premier dépôt français et  la question de l’extension de la marque française à l’étranger est à se poser dans un délai de 6 mois.

En effet, dans un délai de 6 mois à compter de la date de votre dépôt français, il est possible d’étendre la protection de votre marque à l’étranger tout en bénéficiant de la date du dépôt français (droit de priorité).

L’avantage est que les dépôts qui seraient réalisés par des tiers durant cet intervalle dans les pays dans lesquels les dépôts sous priorité ont été effectués ne pourront pas vous être opposés.

En France, l’acquisition du droit se fait par le dépôt de la marque suivi de son enregistrement auprès de l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Le droit de marque produit ses effets pour une période de 10 ans à compter de la date de dépôt et peut être maintenu en vigueur indéfiniment par des renouvellements successifs.

Comment étendre la protection de sa marque à l’étranger?

Par le dépôt d’une marque nationale étrangère, d’une marque communautaire ou d’une marque internationale.

Pour faire le choix entre ces 3 modes de protection, vous devrez prendre en compte plusieurs facteurs, à savoir notamment :

-       le fait que le système de protection des marques varie d’un pays à un autre : dépôt mono classe (une marque par classe de produit ou service revendiqué) ou dépôt multi classe ou encore dépôt pour un nombre de produits limités…

-       l’aspect financier,

-       la nationalité, la taille de votre entreprise et votre domaine d’activités.

Il est donc conseillé d’adopter une stratégie de protection qu’un spécialiste en Propriété Intellectuelle pourra déterminer avec vous.

Une marque nationale étrangère sera déposée auprès des Offices nationaux, il y aura autant de formalités que de pays dans lesquels vous souhaitez déposer.

La marque communautaire déposée à l’OHMI (Office pour l’Harmonisation dans le Marché Intérieur) est un titre unique pour l’ensemble des pays membres de l’Union Européenne (27 pays depuis le 1er janvier 2007), soumise à une législation uniforme.

Il n’est pas possible de limiter la portée géographique de la protection d’une marque communautaire à certains États membres (il faut pour cela faire des dépôts nationaux).

L’enregistrement d’une marque communautaire est valable pendant dix ans et peut être renouvelé indéfiniment pour de nouvelles périodes de dix ans.

À chaque élargissement de l’Union européenne, les enregistrements ou les demandes de marque communautaire sont automatiquement étendus au territoire des nouveaux États membres sans donner lieu à l’accomplissement de formalités, ni au paiement de taxes.

La marque internationale

Il vous est possible, sur la base d’un dépôt ou d’un enregistrement national régulier, d’en étendre la protection dans un ou plusieurs pays membre du Système de Madrid (84 pays au 27 octobre 2008) par le biais d’un dépôt unique auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

La marque internationale n’est pas, contrairement à la marque communautaire, un titre unique mais aboutit à autant de marques nationales que de pays désignés dans la demande et la marque pourra faire l’objet d’un refus de protection dans certains pays.

Vous pouvez par la suite étendre la protection de votre marque internationale à d’autres pays que ceux désignés initialement mais sous réserve de l’accomplissement de formalités et du paiement des taxes afférentes.

La durée de validité d’un enregistrement international est, depuis le 1er avril 1996, de 10 ans, renouvelable indéfiniment.

Le système de Madrid peut paraitre plus simple que le dépôt de marques nationales étrangères mais il faut néanmoins être attentif au montant des taxes individuelles pour les pays pour lesquelles elles s’appliquent. Une étude préalable peut donc se révéler opportune.

La vie d’une Marque après le dépôt ?

Renouveler la marque

La période de protection d’une marque tend à s’unifier à 10 ans dans la plupart des pays. L’enregistrement de la marque produit ses effets pour une période indéfiniment renouvelable de 10 ans.

Le renouvellement ne peut être l’occasion de modifier la marque, si vous souhaitez modifier le signe ou étendre la liste des produits et services, il vous faudra procéder à un nouveau dépôt.

Faire un usage de la marque pour éviter la déchéance

Si vous n’exploitez pas votre marque, que celle-ci soit française, internationale désignant la France ou communautaire, vous vous exposez au risque d’encourir la déchéance de vos droits.

En effet, la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de 5 ans, sauf si vous pouvez établir de « justes motifs » de non exploitation.

Le point de départ de ce délai de 5 ans court à compter de la publication de l’enregistrement de la marque.

Quand la marque a déjà été exploitée, le délai court à compter des derniers actes d’exploitation.

Pour la marque communautaire un usage sérieux peut être établi lorsque la marque est utilisée seulement dans une partie de la Communauté, telle qu’un Etat membre ou une partie de celui-ci.

Il est donc conseillé de conserver des preuves datées de l’exploitation de votre marque telles que des brochures, catalogues, factures…

Eviter que la marque ne devienne un terme générique (dégénérescence)

Vous devez éviter que votre marque ne soit utilisée par le public de façon automatique comme un nom commun pour désigner le produit ou service pour lequel elle est enregistrée.

Afin de vous prémunir contre ce risque, vous devez manifester votre volonté de conserver votre droit sur votre marque (ex. avertir le public par une mention adéquate que votre marque est protégée ou engager des actions en justice)

Il est donc important d’adopter une stratégie de défense de votre marque qu’un spécialiste en Propriété Intellectuelle pourra déterminer avec vous afin de conserver vos droits sur votre marque.

Surveiller la marque

Pourquoi surveiller ma marque ?

Il est utile d’établir une surveillance des autres dépôts pour savoir si une demande de marque nationale, communautaire ou internationale désignant la France, fort semblable à sa marque nationale, a été déposée.

Un service de surveillance de marque vous permettra d’être averti, dans les 10 à 15 jours suivant la publication, de toute marque litigieuse.

Quel est l’intérêt pour moi de la surveillance ?

  • Une opposition à l’enregistrement de la marque du tiers doit être déposée dans un délai déterminé (2 mois pour une marque française et une marque internationale désignant la France et 3 mois pour une marque communautaire) après la publication de la demande d’enregistrement.

En effet, l’INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) n’examine pas d’office si le signe déposé porte atteinte aux droits d’autres personnes. Il vous appartient donc de défendre vos droits.

Cette procédure administrative qui se déroule devant l’INPI a l’avantage de vous permettre de réagir tôt et d’être moins onéreuse d’une action en justice en contrefaçon.

Si l’opposition est admise, la marque du tiers sera rejetée.

La procédure d’opposition devant l’INPI est une procédure particulière qui nécessite l’aide d’un spécialiste en Propriété Intellectuelle car il est courant qu’une action en opposition soit rejetée, non pour défaut de reproduction ou d’imitation de la marque, mais parce que l’action a mal été  fondée ou mal argumentée d’un point de vue juridique

Une action en contrefaçon peut être également engagée notamment si le délai d’opposition est dépassé.

Cette action est menée devant les juridictions civiles ou pénales.

Eviter la forclusion par tolérance :

Si vous laissez, en connaissance de cause, un tiers utiliser sa marque qui porte atteinte à vos droits sans rien faire pendant une période de 5 ans, il ne vous sera alors plus possible d’agir en contrefaçon contre cette marque, sauf si elle a été déposée de mauvaise foi.

Le service de surveillance de marque peut se révéler indispensable de ce point de vue.

Comment exploiter et valoriser une marque ?

Comment exploiter une marque ?

En l’exploitant directement ou en confiant l’exploitation de sa marque à un tiers autorisé par le biais d’une licence de marque.

La licence de marque est un contrat par lequel le titulaire de la marque permet à un tiers d’utiliser en tout ou partie sa marque.

Le contrat de licence devra être inscrit au Registre National des Marques pour être opposable aux tiers.

La mise en place et la rédaction d’un contrat de licence est une opération qui peut s’avérer complexe et le recours à un spécialiste en Propriété Intellectuelle peut être souhaité pour examiner les différents points à prévoir.

Comment valoriser la marque ?

Le contrat de cession de marque est le contrat par lequel le titulaire de la marque transfère à une autre personne tout ou partie de ses droits sur sa marque.

Le contrat de cession devra être inscrit au Registre National des Marques pour être opposable aux tiers.

Le gage ou le nantissement de la marque : La marque a une valeur patrimoniale, elle peut servir de garantie et il sera donc possible de mettre en gage sa marque.

Pour être opposable aux tiers, le contrat de gage devra également être inscrit au Registre National des Marques.